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Câmara do Deputados aprova Protocolo de Madri para o Registro Internacional de Marcas

3 / 05 / 2019

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 04 de abril, o texto do Protocolo de Madri sobre o registro internacional de marcas. O Protocolo de Madrid, que é um tratado administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”), está em vigor desde abril de 1996, tendo sido ratificado por 120 países.

A proposta de implementação do Protocolo de Madri no Brasil foi encaminhada ao Congresso em 2017 e tem por objetivo agilizar os procedimentos e permitir que o registro de marca seja reconhecido simultaneamente em todos os países signatários do Protocolo. O texto agora segue para análise do Senado.

Na prática, a adoção do Protocolo de Madri no Brasil impactaria em uma redução de custos significativa para os depositantes de pedidos de registro de marca, que hoje precisam proceder com múltiplos pedidos de registro para cada país em que buscarem proteção. A OMPI estima que, hoje, o custo total para o registro de marca em cada país signatário do tratado é de cerca de US$ 100 mil, enquanto o mesmo valor cairia US$ 7,5 mil com o Protocolo de Madri.

Além da redução de custos e aumento do escopo de proteção das marcas, a adesão ao Protocolo impactará em uma maior agilidade no processo de registro de marca no país, tendo em vista que, de acordo com o Protocolo, os processos de pedido de registro de marca devem ser decididos em até dezoito meses, enquanto a média histórica do Brasil é de três a quatro anos.

É importante destacar, no entanto, que a adoção pura e simples do Protocolo feriria a isonomia entre pedidos nacionais e pedidos estrangeiros, apresentados via Protocolo, de modo que se torna inevitável proceder com mudanças na legislação brasileira.

Neste sentido, tramita paralelamente o Projeto de Lei nº 10.920/18, que altera a Lei nº 9,279/96 (“Lei de Propriedade Industrial”), para que os nacionais depositantes de pedidos de registro de marca e estrangeiros por meio do Protocolo sejam submetidos às mesmas regras, a saber, (i) comprovação do exercício de atividade compatível com o pedido de registro; (ii) possibilidade de cotitularidade de marcas, o que é atualmente vedado pelo INPI;

(iii) possibilidade do depósito no sistema “multiclasse”, no qual um único pedido pode ser apresentado para diversos segmentos de mercado; (iv) publicação do pedido de língua Portuguesa; (v) deferimento automático de pedidos de registro que não forem examinados em até 18 meses da data do protocolo; (vi) nomeação de procurador brasileiro com poderes para receber citações judiciais; e (vii) necessidade de declaração de uso ou justificativa de desuso durante o sexto e durante o último ano de vigência do registro.

O Projeto de Lei 10.920/18 também prevê a revogação do artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial, que prevê que a cessão de pedidos ou registros de marca sempre deve incluir todos os registros ou pedidos de marcas iguais ou semelhantes do mesmo titular, relativas a produto ou serviço idêntico ou semelhante, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por favor, não hesitem em nos contatar.

 

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