Newsletter PI e Proteção de Dados | Outubro 2020

SISTEMA DE COTITULARIDADE DE MARCAS ENTRA EM VIGOR NO BRASIL

Em setembro de 2020, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) publicou um comunicado informando que o regime de cotitularidade de marcas entrou em vigor no dia 15 de setembro de 2020, em continuidade à adequação do Brasil aos procedimentos previstos no Protocolo de Madri, ao qual aderiu em 2019 para viabilizar o registro internacional de marcas.

Assim, já está disponível a opção de registro de marca em nome de mais de um titular ou requerente, tanto para depósito de novos pedidos de registro, quanto para pedidos ou registros previamente existentes, os quais serão transformados mediante o requerimento de anotação da transferência de titularidade.

Dessa forma, seguem abaixo os principais pontos a serem observados nesse novo sistema, conforme a Resolução INPI nº 245/2019:

·  Requerentes: não há limite de número de cotitulares, porém tal regime não é permitido para marcas coletivas. Além disso, permanece a necessidade de que os cotitulares exerçam efetivamente as atividades relacionadas aos produtos ou serviços reivindicados no depósito.

·  Prioridade unionista: tal direito será assegurado ao pedido de registro quando depositado pelo mesmo conjunto de titulares da prioridade estrangeira.

·  Atos conjuntos: com exceção da oposição, petição de nulidade administrativa ou requerimento de caducidade, que poderão ser apresentados por apenas um dos cotitulares, os demais atos referentes a registros ou pedidos de registro de marca, tal como transferências, deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares ou seus respectivos procuradores, ou por um procurador único que represente todos os cotitulares.

·  Caducidade:   não será declarada a caducidade do registro se pelo menos um cotitular provar o uso da marca. Porém, na hipótese de alegação de razões legítimas para o não uso da marca, todos os cotitulares deverão apresentar suas justificativas.

·  Direito de precedência: é necessário que apenas um dos requerentes atenda aos requisitos previstos em lei para que o direito de precedência ao registro de marca seja reconhecido.

·   Análise de registrabilidade:  na análise da registrabilidade de um sinal como marca, o INPI pode citar uma marca anterior como impeditiva, ainda que um dos titulares do pedido de registro em exame seja o mesmo da marca colidente.

·  Descontos: para o processo fazer jus aos descontos previstos na Tabela de Retribuição dos Serviços Prestados pelo INPI, os critérios estabelecidos deverão ser atendidos por todos os cotitulares.

Por fim, ressalta-se que  essas novas mudanças beneficiarão não apenas os pedidos e registros de marca internacionais, via Protocolo de Madri, como também os nacionais. Além disso, há, ainda, outros procedimentos do referido Protocolo pendentes de implementação no Brasil, como a divisão de registros e pedidos de registro de marca, cuja entrada em vigor foi adiada para 1º de julho de 2021.

Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por favor, não hesitem em nos contatar.

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