REGISTRO DE MARCA COM IMITAÇÃO IDEOLÓGICA DEVE SER ANULADO, MESMO SENDO ELA COMPOSTA POR TERMOS DE USO COMUM OU EVOCATIVOS

Em maio, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) decidiu que não é possível a coexistência, no mesmo segmento de mercado, de marcas passíveis de confusão pelo consumidor, mesmo que elas sejam compostas por termos de uso comum e evocativas.

Trata-se de controvérsia originada após o INPI permitir a coexistência das marcas “Megafral” e “Bigfral” para designar fraldas descartáveis. A titular do registro anterior, referente à marca “Bigfral”, alegou que a mera substituição do prefixo “Big” por “Mega” não é suficiente para afastar a confusão entre as marcas, de modo que elas não deveriam coexistir no mesmo segmento de mercado.

Em primeira instância, o Autor teve seu pedido provido, após restar decidido pela nulidade do ato do INPI que concedeu o registro da marca “Megafral”. No entanto, em sede de apelação, o Tribunal Regional da 2ª Região (TRF-2) reformou a sentença, considerando que a marca “Megafral” era composta por termos de uso comum e evocativos.

Em sede de Recurso Especial, a relatora, ministra Nancy Andrighi, restabeleceu a sentença, opondo-se ao acórdão prolatado pelo TRF-2, de modo a confirmar a anulação do ato do INPI de concessão do registro da marca “Megafral”.

De acordo com a ministra, era inegável a existência de afinidade ideológica entre as marcas, visto que ambas transmitem a ideia de fralda grande, podendo implicar associação indevida por parte dos consumidores, independente das marcas serem consideradas evocativas ou compostas por termos de uso comum.

A ministra destacou que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) admite o registro de marcas evocativas (isto é, que guardam relação com o produto ou serviço designado), mas desde que dotados de suficiente distintividade. Dessa forma, uma vez concedido o direito de uso exclusivo da marca “Bigfral”, dotada de suficiente distintividade, não seria possível admitir a coexistência com a marca “Megafral”.

A relatora ressaltou, por fim, que não há necessidade de se provar o efetivo engano dos consumidores para que ocorra a tutela da marca registrada anteriormente.

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